IP CHALLENGE 2015 – Rozwiązanie kazusu konkursowego (II etap)
Poniżej przedstawiam rozwiązanie kazusu autorstwa Pana dr. Łukasza Żelechowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Kazus dostępny jest tutaj.
Uwagi ogólne:
Zasadniczy materialnoprawny problem w kazusie dotyczył kolizji różnych oznaczeń odróżniających podlegających ochronie na podstawie różnych reżimów. Optymalne rozwiązanie kazusu zakładało rozważenie w treści opinii:
– na ile owe odmienne oznaczenia odróżniające, spełniające inne funkcje (znak towarowy KP – oznaczenie pochodzenia towaru, firma FM – oznaczenie przedsiębiorcy, szyld sklepu i nazwa domeny FM – oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak usługowy) rzeczywiście pozostawać mogą ze sobą w kolizji. W szczególności przydatny dla drużyn mógł być wyrok TS w sprawie Céline C-17/06. W ocenie autora kazusu kolizja taka jest możliwa przynajmniej między znakiem towarowym KP z jednej strony oraz szyldem sklepów FM i domeną internetową FM (jako oznaczeniem przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanym znakiem usługowym). Mniej jednoznaczna jest kolizja znaku KP i firmy FM, ale jej istnienie także może być uargumentowane.
– jeżeli kolizja taka istnieje, to jakie są możliwości jej rozstrzygnięcia w świetle poglądów orzecznictwa i doktryny.
W opiniach przedstawionych przez drużyny na ogół zidentyfikowano pierwszy aspekt oraz przedstawiano argumentację uzasadniającą żądania KP oraz FM.
Większe trudności pojawiały się odnośnie do drugiego problemu. W niektórych pracach nie dostrzeżono, iż jeżeli między oznaczeniami odróżniającymi, o które chodziło w kazusie, rzeczywiście zachodzi kolizja, to równoległa realizacja uprawnień każdej ze stron nie jest możliwa (lub przynajmniej w części nie jest możliwa), bo któryś z przeciwstawionych reżimów musi mieć pierwszeństwo. Dostrzeżenie tego aspektu było bardzo ważne.
Kryteria oceny:
I. Identyfikacja problemów prawnych
W tym zakresie w rozwiązaniu kazusu powinno znaleźć się:
1. Wskazanie podstaw prawnych ewentualnych żądań każdej ze stron.
– W przypadku KP podstawy te odnaleźć można w ustawie – Prawo własności przemysłowej (PWP), zaś stan naruszenia, który wchodziłby w grę w świetle stanu faktycznego sprawy, objęty jest art. 296 ust. 2 pkt 2) PWP.
– W przypadku FM podstawy te znajdują się w:
a) kodeksie cywilnym w zakresie ochrony prawa do firmy (art. 43[10] KC)
b) jeżeli chodzi o ochronę wynikającą z używania oznaczenia jako szyldu sklepów właściwą podstawą jest ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK) lub niezarejestrowanego znaku usługowego na podstawie art. 10 UZNK.
c) Jeżeli chodzi o domenę internetową, sam fakt jej rejestracji, jak też fakt jej używania nie stanowi źródła żadnego prawa podmiotowego do domeny (istnieją jedynie obligacyjne relacje z NASK). Natomiast fakt używania nazwy domeny dla prowadzenia działalności gospodarczej może być zaliczony na poczet ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa w świetle art. 5 UZNK, a nawet także niezarejestrowanego znaku usługowego na podstawie art. 10 UZNK.
d) w zakresie kwestionowania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na rzecz KP, FM może wskazać podstawę z art. 131 ust. 1 pkt 1 PWP (w pracy możliwe było odwołanie się także do art. 131 ust. 5 PWP, który w sprawie raczej nie powinien znaleźć zastosowania).
Podstawa zgłoszenia w złej wierze znajdowała dość słabe uzasadnienie w stanie faktycznym, zwłaszcza, że w dacie zgłoszenia znaku KP nie miała wiedzy o działalności FM.
Stan faktyczny nie zawierał także wskazówek, że oznaczenie stosowane przez FM mogłoby mieć status znaku powszechnie znanego i stanowić w związku z tym przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na rzecz KP, jak i podstawę roszczeń z art. 301 PWP wobec KP. Rozważania tym zakresie miały więc charakter bardzo hipotetyczny.
W ocenie autora kazusu problem braku zdolności odróżniającej znaku KP nie był istotnym wątkiem w sprawie. Znak ten raczej należy uznać za posiadający minimalną zdolność odróżniającą względem towarów „pokarm dla kotów” nawet w postaci czysto słownej. Oczywiście rozważania na ten temat można było w kazusie podejmować.
2. Problem kolizji uprawnień
Punktacja w tej kategorii obejmowała także identyfikację zasadniczego problemu prawnego w zadaniu, jakim jest kolizja – z jednej strony – prawa ochronnego na znak towarowy przysługującego KP oraz – z drugiej strony – prawa do firmy FM oraz ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa FM. Istotne było także dostrzeżenie, że kolizja ta wymaga w zadaniu rozstrzygnięcia zarówno w odniesieniu do postępowania cywilnego, jak i administracyjnego (podważanie prawidłowości udzielenia prawa ochronnego w sprzeciwie lub wniosku o unieważnienie).
3. Procedury
Wskazanie procedur, w których żądania mogłyby być zrealizowane:
• w zakresie naruszenia prawa ochronnego KP oraz ochrony FM przed naruszeniem prawa do firmy i czynami nieuczciwej konkurencji – postępowanie cywilne
• w zakresie podważania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego KP – sprzeciw po publikacji w WUP; wskazanie możliwości złożenia wniosku o unieważnienie pod warunkiem posiadania interesu prawnego.
• w zakresie podważania rejestracji domeny – zasadniczo sądownictwo polubowne zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie NASK (sąd przy PIIT lub KIG)
II. Argumentacja
Wiele elementów nie poddawało się jednoznacznej ocenie (zwłaszcza problem, któremu reżimowi ochronnemu należy przyznać pierwszeństwo w sytuacji kolizji). Dla Drużyn istniała duża możliwość wykazania umiejętności argumentacyjnych.
W tej części opinii należało przedstawić argumentację
1. Za lub przeciw przyznaniu ochrony każdej ze stron na podstawie wskazanych norm prawnych. W tym zakresie ocenie podlegała argumentacja dotycząca:
a) oceny podobieństwa oznaczeń (argumenty przemawiające za podobieństwem lub przeciwko niemu, szczególnie uwzględnienie ewentualnego zneutralizowania podobieństw w sferze wizualnej i fonetycznej przez odmienności w sferze znaczeniowej);
b) rozważenia, czy i dlaczego oznaczenia służące bezpośrednio identyfikacji innych desygnatów (towarów/usług, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy) mogą pozostawać ze sobą w kolizji.
2. Można było odnieść się do kwestii zastosowania ewentualnych ograniczeń prawa ochronnego przysługującego KP z art. 158 i 160 PWP. W ocenie autora kazusu obydwa te przepisy raczej nie powinny znaleźć zastosowania, ponieważ działalności FM trudno uznać za lokalną i to zarówno w odniesieniu do sklepy internetowego, jak i 5 sklepów na terenie województwa wielkopolskiego. Nie powinien w sprawie znaleźć zastosowania także art. 156 ust. 1 pkt 1) PWP.
3. Należało odnieść się istotnej w sprawie kwestii kolizji reżimów ochrony poszczególnych oznaczeń odróżniających występujących w sprawie. Chodziło o rozważenie tej kolizji zarówno w postępowaniu administracyjnym (przeszkoda dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy KP), jak i w postępowaniu sądowym (linia orzecznicza o prawie ochronnym jako prawie formalnym oraz druga linia – dziś rzadziej prezentowana – zgodnie z którą wykonywanie pozostającego w mocy prawa ochronnego na znak towarowy nie może stanowić czynu bezprawnego). Optymalnie należało wskazać na niepewność sytuacji w tym zakresie ze względu na odmienne stanowiska prezentowane w orzecznictwie. W tym zakresie należało także uwzględnić zasady pierwszeństwo poszczególnych oznaczeń (pierwszeństwo ze zgłoszenia przy znaku towarowym, pierwszeństwo używania przy firmie, oznaczeniu przedsiębiorstwa, niezarejestrowanym znaku usługowym).
4. W kwestiach proceduralnych szerszych uwag wymagało odniesienie się do możliwości kwestionowania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na znak KP. Wskazać należało na możliwość złożenia sprzeciwu po publikacji w WUP, ale także na możliwość złożenia wniosku o unieważnienie (w praktyce czyni się to nawet przed publikacją w WUP) pod warunkiem posiadania przez FM interesu prawnego. Wykazanie takiego interesu po stronie FM nie powinno jednak nastręczać trudności ze względu na list ostrzegawczy wysłany przez KP, a także ze względu na wcześniejsze oznaczenia odróżniające FM, z których istnienia potencjalnie mógłby FM wywodzić przeszkodę udzielenia prawa ochronnego
III. Kompozycja i styl
Oceniana była poprawność strony formalnej pracy: struktura, język, klarowność i przejrzystość wywodu, redakcja odesłań do literatury i orzecznictwa.
autor: dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski)
