Własność intelektualna BLOG

Poniżej przedstawiam rozwiązanie kazusu autorstwa Pana dr. Łukasza Żelechowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Kazus dostępny jest tutaj.

Zasadniczy materialnoprawny problem w kazusie dotyczył kolizji różnych oznaczeń odróżniających podlegających ochronie na podstawie różnych reżimów. Optymalne rozwiązanie kazusu zakładało rozważenie w treści opinii:

– na ile owe odmienne oznaczenia odróżniające, spełniające inne funkcje (znak towarowy KP – oznaczenie pochodzenia towaru, firma FM – oznaczenie przedsiębiorcy, szyld sklepu i nazwa domeny FM – oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak usługowy) rzeczywiście pozostawać mogą ze sobą w kolizji. W szczególności przydatny dla drużyn mógł być wyrok TS w sprawie Céline C-17/06. W ocenie autora kazusu kolizja taka jest możliwa przynajmniej między znakiem towarowym KP z jednej strony oraz szyldem sklepów FM i domeną internetową FM (jako oznaczeniem przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanym znakiem usługowym). Mniej jednoznaczna jest kolizja znaku KP i firmy FM, ale jej istnienie także może być uargumentowane.

– jeżeli kolizja taka istnieje, to jakie są możliwości jej rozstrzygnięcia w świetle poglądów orzecznictwa i doktryny.

W opiniach przedstawionych przez drużyny na ogół zidentyfikowano pierwszy aspekt oraz przedstawiano argumentację uzasadniającą żądania KP oraz FM.

Większe trudności pojawiały się odnośnie do drugiego problemu. W niektórych pracach nie dostrzeżono, iż jeżeli między oznaczeniami odróżniającymi, o które chodziło w kazusie, rzeczywiście zachodzi kolizja, to równoległa realizacja uprawnień każdej ze stron nie jest możliwa (lub przynajmniej w części nie jest możliwa), bo któryś z przeciwstawionych reżimów musi mieć pierwszeństwo. Dostrzeżenie tego aspektu było bardzo ważne.

W tym zakresie w rozwiązaniu kazusu powinno znaleźć się:

– W przypadku KP podstawy te odnaleźć można w ustawie – Prawo własności przemysłowej (PWP), zaś stan naruszenia, który wchodziłby w grę w świetle stanu faktycznego sprawy, objęty jest art. 296 ust. 2 pkt 2) PWP.

– W przypadku FM podstawy te znajdują się w:

a) kodeksie cywilnym w zakresie ochrony prawa do firmy (art. 43[10] KC)

b) jeżeli chodzi o ochronę wynikającą z używania oznaczenia jako szyldu sklepów właściwą podstawą jest ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK) lub niezarejestrowanego znaku usługowego na podstawie art. 10 UZNK.

c) Jeżeli chodzi o domenę internetową, sam fakt jej rejestracji, jak też fakt jej używania nie stanowi źródła żadnego prawa podmiotowego do domeny (istnieją jedynie obligacyjne relacje z NASK). Natomiast fakt używania nazwy domeny dla prowadzenia działalności gospodarczej może być zaliczony na poczet ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa w świetle art. 5 UZNK, a nawet także niezarejestrowanego znaku usługowego na podstawie art. 10 UZNK.

d) w zakresie kwestionowania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na rzecz KP, FM może wskazać podstawę z art. 131 ust. 1 pkt 1 PWP (w pracy możliwe było odwołanie się także do art. 131 ust. 5 PWP, który w sprawie raczej nie powinien znaleźć zastosowania).

Podstawa zgłoszenia w złej wierze znajdowała dość słabe uzasadnienie w stanie faktycznym, zwłaszcza, że w dacie zgłoszenia znaku KP nie miała wiedzy o działalności FM.

Stan faktyczny nie zawierał także wskazówek, że oznaczenie stosowane przez FM mogłoby mieć status znaku powszechnie znanego i stanowić w związku z tym przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na rzecz KP, jak i podstawę roszczeń z art. 301 PWP wobec KP. Rozważania tym zakresie miały więc charakter bardzo hipotetyczny.

W ocenie autora kazusu problem braku zdolności odróżniającej znaku KP nie był istotnym wątkiem w sprawie. Znak ten raczej należy uznać za posiadający minimalną zdolność odróżniającą względem towarów „pokarm dla kotów” nawet w postaci czysto słownej. Oczywiście rozważania na ten temat można było w kazusie podejmować.

Punktacja w tej kategorii obejmowała także identyfikację zasadniczego problemu prawnego w zadaniu, jakim jest kolizja – z jednej strony – prawa ochronnego na znak towarowy przysługującego KP oraz – z drugiej strony – prawa do firmy FM oraz ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa FM. Istotne było także dostrzeżenie, że kolizja ta wymaga w zadaniu rozstrzygnięcia zarówno w odniesieniu do postępowania cywilnego, jak i administracyjnego (podważanie prawidłowości udzielenia prawa ochronnego w sprzeciwie lub wniosku o unieważnienie).

Wskazanie procedur,  w których żądania mogłyby być zrealizowane:

• w zakresie naruszenia prawa ochronnego KP oraz ochrony FM przed naruszeniem prawa do firmy i czynami nieuczciwej konkurencji – postępowanie cywilne

• w zakresie podważania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego KP – sprzeciw po publikacji w WUP; wskazanie możliwości złożenia wniosku o unieważnienie pod warunkiem posiadania interesu prawnego.

• w zakresie podważania rejestracji domeny – zasadniczo sądownictwo polubowne zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie NASK (sąd przy PIIT lub KIG)

Wiele elementów nie poddawało się jednoznacznej ocenie (zwłaszcza problem, któremu reżimowi ochronnemu należy przyznać pierwszeństwo w sytuacji kolizji). Dla Drużyn istniała duża możliwość wykazania umiejętności argumentacyjnych.

W tej części opinii należało przedstawić argumentację

1. Za lub przeciw przyznaniu ochrony każdej ze stron na podstawie wskazanych norm prawnych. W tym zakresie ocenie podlegała argumentacja dotycząca:

a) oceny podobieństwa oznaczeń (argumenty przemawiające za podobieństwem lub przeciwko niemu, szczególnie uwzględnienie ewentualnego zneutralizowania podobieństw w sferze wizualnej i fonetycznej przez odmienności w sferze znaczeniowej);

b) rozważenia, czy i dlaczego oznaczenia służące bezpośrednio identyfikacji innych desygnatów (towarów/usług, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy) mogą pozostawać ze sobą w kolizji.

2. Można było odnieść się do kwestii zastosowania ewentualnych ograniczeń prawa ochronnego przysługującego KP z art. 158 i 160 PWP. W ocenie autora kazusu obydwa te przepisy raczej nie powinny znaleźć zastosowania, ponieważ działalności FM trudno uznać za lokalną i to zarówno w odniesieniu do sklepy internetowego, jak i 5 sklepów na terenie województwa wielkopolskiego. Nie powinien w sprawie znaleźć zastosowania także art. 156 ust. 1 pkt 1) PWP.

3. Należało odnieść się istotnej w sprawie kwestii kolizji reżimów ochrony poszczególnych oznaczeń odróżniających występujących w sprawie. Chodziło o rozważenie tej kolizji zarówno w postępowaniu administracyjnym (przeszkoda dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy KP), jak i w postępowaniu sądowym (linia orzecznicza o prawie ochronnym jako prawie formalnym oraz druga linia – dziś rzadziej prezentowana – zgodnie z którą wykonywanie pozostającego w mocy prawa ochronnego na znak towarowy nie może stanowić czynu bezprawnego). Optymalnie należało wskazać na niepewność sytuacji w tym zakresie ze względu na odmienne stanowiska prezentowane w orzecznictwie. W tym zakresie należało także uwzględnić zasady pierwszeństwo poszczególnych oznaczeń (pierwszeństwo ze zgłoszenia przy znaku towarowym, pierwszeństwo używania przy firmie, oznaczeniu przedsiębiorstwa, niezarejestrowanym znaku usługowym).

4. W kwestiach proceduralnych szerszych uwag wymagało odniesienie się do możliwości kwestionowania prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na znak KP. Wskazać należało na możliwość złożenia sprzeciwu po publikacji w WUP, ale także na możliwość złożenia wniosku o unieważnienie (w praktyce czyni się to nawet przed publikacją w WUP) pod warunkiem posiadania przez FM interesu prawnego. Wykazanie takiego interesu po stronie FM nie powinno jednak nastręczać trudności ze względu na list ostrzegawczy wysłany przez KP, a także ze względu na wcześniejsze oznaczenia odróżniające FM, z których istnienia potencjalnie mógłby FM wywodzić przeszkodę udzielenia prawa ochronnego

Oceniana była poprawność strony formalnej pracy: struktura, język, klarowność i przejrzystość wywodu, redakcja odesłań do literatury i orzecznictwa.

autor: dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski)

28 kwietnia 2015 roku wygłosiłem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo własności intelektualnej w biznesie: wymiar praktyczny | IP w biznesie”, który odbyła się w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wykład pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Pez Hejduk, C-441/13).”

Poniżej przedstawiam abstrakt oraz prezentację z wystąpienia:

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 22 stycznia 2015 roku wydał orzeczenie w sprawie Pez Hejduk (C-441/13) dotyczące dochodzenia roszczeń za naruszenia praw autorskich w Internecie. Rozstrzygnął w nim, że powództwo takie można wytoczyć w dowolnym państwie Unii, w którym wyświetla się strona internetowa zawierająca naruszenia. Co więcej, podkreślił że sądy krajowe właściwe są jedynie w zakresie zasądzenia odszkodowania za szkodę, która zaistniała na terenie danego państwa. Oznacza to, że aby uzyskać pełne odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich, pozwy powinny być złożone odpowiednio we wszystkich krajach członkowskich. Trybunał podkreślił przy tym, że nie ma znaczenia domena krajowa, pod którą dochodzi do naruszenia, oraz to, do jakiego państwa skierowane są treści zawierające naruszenie.

TSUE kontynuuje linię orzeczniczą wyrażoną wcześniej w sprawie Pinckney C-170/12, której cechy charakterystyczne były jednak odmienne, a naruszenie prawa autorskiego „materializowało się” w postaci pirackich płyt CD, a nie wyświetlenia stosownych treści na ekranie komputera.

Powyższe wprowadza dużą niepewność dla wszystkich osób publikujących w Internecie, oznacza to bowiem, że mogą zostać oni pozwani w dowolnym (i każdym z osobna) państwie członkowskim, a sądy krajowe będą rozstrzygały spory na gruncie poszczególnych praw krajowych. Otwiera to także drogę do transgranicznych działań z pogranicza„copyright trolling”, ponieważ nawet przy żądaniu niewielkich kwot należnego odszkodowania, rachunek ekonomiczno-prawny naruszającego (choćby potencjalnie) prawa autorskie będzie musiał uwzględniać nieznajomość prawa obcego oraz koszty sądowe związane z obroną przed sądem obcym.

Z drugiej strony, otwarcie drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w Internecie przed dowolnym sądem krajowym, w sposób wydatny ułatwi dochodzenie należnych odszkodowań przez podmioty z szeroko pojętej branży kreatywnej, które – zważywszy na wymienione wyżej koszty – często odstępowały od dochodzenia należnych sobie praw poza granicami kraju siedziby.

Spółka KOCIE PRZYSMAKI Sp. z o.o. (KP) z siedzibą we Wrocławiu zgłosiła w dniu 16.8.2013 r. w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” w 31 klasie tzw. Klasyfikacji Nicejskiej. Znak ten został zarejestrowany w dniu 10.3.2015 r. Informacja o udzieleniu prawa ochronnego nie została do chwili obecnej opublikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”; publikacji można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego KP wniosła w dniu 17.3.2015 r. opłatę za pierwszy okres ochronny. Urząd Patentowy do chwili obecnej nie wydał jeszcze świadectwa ochronnego dla ww. prawa ochronnego. Dodać należy, że KP używa w obrocie znaku towarowego „ŁAKOMY KĄSEK” w odniesieniu do towarów objętych prawem ochronnym od początku listopada 2013 r.

Już w trakcie postępowania zgłoszeniowego KP powzięła wiadomość (dokładna data nie jest znana, ale w przybliżeniu było to w kwietniu 2014 r.) o działalności Filemona Mruczalskiego (FM) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Filemon Mruczalski Żywność i artykuły dla kotów ŁAKOMY KOTEK”. Przedmiotem działalności FM jest prowadzenie niewielkiej sieci sklepów z żywnością i artykułami dla kotów na terenie województwa wielkopolskiego. Datą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez FM ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest 1.9.2010 r. Data ta w przybliżeniu pokrywa się z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia działalności przez FM pod wymienioną wyżej firmą, co jest on w stanie wykazać dokumentami (faktury, korespondencja handlowa). W ramach swojej działalności FM prowadzi niewielką sieć obejmującą pięć sklepów, z których dwa znajdują się w Poznaniu, a trzy w innych miejscowościach w okolicach Poznania. Każdy ze sklepów oznaczony jest szyldem „ŁAKOMY KOTEK”, w którym nie występują żadne szczególne elementy graficzne, zaś pierwszoplanową rolę zdecydowanie odgrywają elementy słowne. Dwa pierwsze sklepy (w Poznaniu) zostały otwarte pod ww. szyldem we wrześniu 2010 r, kolejne trzy w latach 2011-2013. Ponadto na rzecz FM (jako przedsiębiorcy) zarejestrowana jest domena internetowa www.lakomykotek.pl. Na stronie z tą domeną oferuje on wysyłkową sprzedaż żywności i artykułów dla kotów. Oferta skierowana jest do klientów w całej Polsce. Domena została zarejestrowana w dniu 15.9.2010 r. Strona z tą domeną jest nieprzerwanie wykorzystywana do prowadzenia ww. działalności od dnia 1.11.2010 r.

FM sam nie produkuje i nie oznacza żadnym oznaczeniem jakichkolwiek towarów; jego działalność polega jedynie na handlu towarami innych producentów. FM nie uzyskał rejestracji, ani nie zgłosił żadnego znaku towarowego lub usługowego. W dniu 20.3.2015 r., wkrótce po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” oraz po uiszczeniu opłat za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny, KP wysłała do FM listem poleconym pismo ostrzegawcze wzywające FM do zaniechania dalszego używania zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”: 

1) jako elementu firmy FM, 2) jako oznaczenia sklepów FM oraz 3) w nazwie domeny internetowej zarejestrowanej i używanej przez FM. Zdaniem KP działania FM prowadzą do naruszenia przysługującego KP prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” ze względu na bardzo duże podobieństwo tego znaku do używanego przez FM zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”. Do listu ostrzegawczego KP załączyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny rzeczonego znaku.

FM jest zaskoczony żądaniami KP. Uważa, że prawo ochronne na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” nie powinno było zostać udzielone ze względu na okoliczność, że FM jeszcze przed datą zgłoszenia tego znaku korzystał z bardzo podobnego oznaczenia „ŁAKOMY KOTEK” jako elementu swojej firmy, a także jako oznaczenia prowadzonych przez niego sklepów oraz w nazwie domeny, pod którą prowadzi on internetowy sklep wysyłkowy. FM jest więc gotowy podjąć wszelkie kroki prawne zmierzające do podważenia w stosownych procedurach prawa ochronnego udzielonego na rzecz KP. Z tych samych powodów FM uważa, że używanie znaku „ŁAKOMY KĄSEK” przez KP daje mu podstawy do wystąpienia z powództwem cywilnym z żądaniem zaniechania dalszego używania tego znaku przez KP.

KP stoi na stanowisku, że ochrona należy się jej i żądania wobec FM zgłoszone w piśmie ostrzegawczym są uzasadnione ze względu na fakt, iż FM nie na zarejestrowanego znaku towarowego „ŁAKOMY KOTEK”, zaś KP przysługuje prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK”, w stosunku do którego UP nie stwierdził żadnych przeszkód rejestracji i które pozostaje w pełnej mocy.

Proszę o dokonanie prawnej oceny sytuacji uwzględniającej w szczególności 1) możliwe materialnoprawne podstawy dla stanowisk KP i FM, 2) ocenę zasadności tych stanowisk 3) wskazanie procedur, w których żądania KP i FM mogą lub będą mogły w przyszłości zostać zrealizowane.

autor: dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski)

Kryteria oceny oraz propozycja rozwiązania kazusu przez jego autora znajduje się tutaj.